| Vorlage an die Große Beschwerdekammer – G 1/23 (“Solarzelle”) Ist ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, vom Stand der Technik auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte? Diese Frage wurde der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt. |
Patent
BGH zum (Nichtigkeits-)Klagehindernis nach abgeschlossenem rechtskräftigen Einspruch
BGH, 06.12.22, X ZR 47/22 – Aminopyridin
“2. Das Klagehindernis [§81(2)S1 PatG] fällt weg, wenn das Europäische Patentamt entschieden hat, dass das Patent mit einer geänderten Fassung seiner Ansprüche aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann.
3. In dieser Konstellation ist eine Nichtigkeitsklage nur noch insoweit zulässig, als sie darauf gerichtet ist, den Rechtsbestand des Patents in weitergehendem Umfang zu beseitigen, als dies nach der bindenden Entscheidung des Europäischen Patentamts zu erwarten ist. “
Quelle CIPRepost 1/2023, Seite 15, Leitsätze der Entscheidung
BGH zur Erschöpfung bei “convenant not to sue”
BGH 24.01.23 – X ZR 123/20 – OLG Karlsruhe:
Lizenz vs. convenant not to sue:
Bei Erzeugnissen, die durch Dritte in Verkehr gebracht werden, setzt der Eintritt der Erschöpfungswirkung nicht zwingend voraus, dass dem Dritten eine wirksame Lizenz erteilt worden ist. […] (Rn46)
Deshalb haben Beschränkungen, die ein Patentinhaber in einem Lizenzvertrag hinsichtlich der Befugnis zur Benutzung von Erzeugnissen vereinbart, die aufgrund der Lizenz in Verkehr gebracht werden, grundsätzlich keinen Einfluss auf den Eintritt der Erschöpfungswirkung. (Rn47)
[Es] führt ein convenant not to sue in der Regel zur Erschöpfung der Rechte im Hinblick auf Erzeugnisse, die auf dieser Grundlage [Vereinbarung, keine Rechte geltend zu machen] in Verkehr gebracht werden. (Rn43)
Ein Vorbehalt von Rechten gegenüber Dritten stellt dann lediglich einen untauglichen Versuch dar, die Reichweite der Erschöpfung zu beschränkten. (Rn55)
Das heißt:
[Es] hat die Erschöpfung zur Folge, dass der Patentinhaber seine durch das Patent vermittelten Möglichkeiten zur Einwirkung auf das weitere Schicksal des geschützten Gegenstands verliert. Diese Rechtsfolge kann durch Vertrag nicht im Verhältnis zu Dritten ausgeschlossen werden. (Rn52)
Quelle: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 114. Jahrgang, 3, März 2023, Seite 131
BGH zur Erschöpfung vs. Neuherstellung bei Verschleißteilen
Interessantes Urteil bzgl. Teilen, in denen sich die technische Wirkung der Erfindung widerspiegelt –> regelmäßig als Neuherstellung einzustufen = kein bestimmungsgemäßer Gebrauch = keine Erschöpfung, denn die Herstellungsbefugnis wird nicht erschöpft. Anders hier, da die Wirkung der Teile (Verschleißbleche) allein darin besteht, zu verschleißen. Diese Wirkung reicht nicht aus, um eine Neuherstellung zu bejahen (Rn. 54)
BGH, Urteil vom 08.11.2022 – X ZR 10/20 (OLG DÜS)
PatG §10 (1), §9 Satz2 Nr. 1 – Scheibenbremse:
a) Damit sich die technischen Wirkungen einer Erfindung in bestimmten Teilen widerspiegeln (und deren Einbau zu einer die Erschöpfungswirkung verdrängenden Neuherstellung führt), müssen diese in besonderer, auf die Erfindung abgestimmter Weise ausgestaltet sein, um die ihnen zukommende Funktion erfüllen zu können, etwa durch eine besondere Formgebung […].
b) Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn die maßgebliche Wirkung der zu beurteilenden Teile allein darin besteht, dass sie verschleißen.
Interessantes zu Tatsachen und der Würdigung eines Sachverständigenvortrages
“Von einer erneuten mündlichen Anhörung des Sachverständigen kann nicht abgesehen werden, wenn das Berufungsgericht dessen Ausführungen abweichend von der Vorinstanz würdigen will […]. Das gilt grundsätzlich auch bei vom Tatrichter in Anspruch genommener eigener Sachkunde (Amtlicher Leitsatz)”. BGH, Urt. vom 19.10.2022 – XII ZR 97/21 – OLG Schleswig
Quelle: Mitteilungen der deutschen Patentanwältem 114. Jahrgang, Februar 2023, S. 99
Innovationen bei “Kohlenmonoxid zu Essigsäure”
Forscher erzeugen Essigsäure aus Kohlenmonoxid, das aus abgeschiedenem Kohlenstoff gewonnen wird.
Interessantes aus Aufsätzen und Rechtsprechung aus den „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“, 114. Jahrgang, Januar 2023
BGH zur Erschöpfung bei Nichtangriffsabreden / “covenant not to sue”
Der BGH urteilt in X ZR 123/20 “CQJ-Bericht” dahingehend, dass “covenant not to sue” nicht unmittelbar eine Erschöpfung nach sich ziehen muss.
Denn der Vertrag “kann im Einzelfall […] dahin auszulegen sein, dass der Patentinhaber seine Rechte [gegenüber Dritten] gerade nicht aufgeben will.”
“Lässt eine Vereinbarung aber hinreichend deutlich erkennen, dass der Patentinhaber sich verpflichtet, keine auf das Patent gestützten Einwände gegen das Inverkehrbringen von Erzeugnissen durch seinen Vertragspartner zu erheben, reicht dies in der Regel aus, um eine zur Erschöpfung führende Zustimmung [bzgl. des Inverkehrbringens] zu bejahen. Eine Erklärung dieses Inhalts ist nach dem Verständnis des Senats mit einem covenant not to sue typischerweise verbunden. Ein Vorbehalt von Rechten gegenüber Dritten stellt dann lediglich einen untauglichen Versuch dar, die Reichweite der Erschöpfung zu beschränken.”
Zum Vorteil des “beschränkten Doppelschutzes” beim neuen Einheitspatentsystem
Einer der nennenswerten Vorteile des neuen Einheitspatentsystems für Europäische Patente ist die Möglichkeit, ein DE-Patent neben einem EP-Patent in gleichem Umfang bestehen zu haben – so hat es Deutschland nun vorgesehen. Denn das war bei bisherigen Europäischen Patenten (vor dem neuen Einheitspatentsystem) nicht möglich. Mit einem Start des Einheitspatentsystems ist zum 1. Juni 2023 zu rechnen.
Das EP-Patent darf dafür nicht (per Ausnahmeregelung des Art. 83(3) EPGÜ = Opt-Out bei der Kanzlei) der Gerichtsbarkeit des Einheitspatentgerichts (EPG) entzogen sein. Alternativ handelt es sich um ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (EPeW).
Denn der bisherige Wirkungsverlust würde erst mit wirksamer Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung (Opt-Out) eintreten und kann nicht mittels Opt-In rückgängig gemacht werden. Denn der bisherige Wirkungsverlust bei einem Doppelschutzverbot ist endgültig.
Jedenfalls können Patentinhaber während der mindestens 7-jährigen Übergangsphase das neue europäische System (EP ohne Opt-Out oder EPeW) ausprobieren, ohne die nationalen Schutzrechte aufgeben zu müssen.
An der Möglichkeit, Gebrauchsmuster und Patent zu kombinieren, hat sich nichts geändert – es gibt kein Doppelschutzverbot betreffend EP-Patent und DE-Gebrauchsmuster.
Bei Fragen hierzu, sprechen Sie uns jederzeit an.
BGH zur Frage der mittelbaren Patentverletzung und der Abgrenzung Neuherstellung vs. bestimmungsgemäßer Gebrauch (Reparatur)
Die Frage der Entscheidung Scheibenbremse II (BGH, 08.11.22 – X ZR 10/20) war, ob der Vertrieb von Verschleißblechen, die Teil eines Patentanspruchs des Streitpatents (gerichtet auf Scheibenbremsen mit Bremsträger und Verschleißblechen) waren als Neuherstellung zu werten sind oder nicht.
Der BGH urteilt, dass der Austausch der angegriffenen Verschleißbleche nicht als Neuherstellung anzusehen ist. Folglich sind die Rechte der Klägerin in Bezug auf die angegriffenen Handlungen erschöpft (Rn63).
Es heißt dazu (Rn 54), dass die technische Wirkung der angegriffenen Verschleißteile allein darin besteht, dass sie verschleißen und damit einem Verschleiß des fest angeschweißten Bremsträgers entgegenwirken. Diese Wirkung reicht nicht aus, um eine Neuherstellung [der Scheibenbremse gemäß Patentanspruch] zu bejahen. (Rn59) Im Streitfall ist eine Neuherstellung danach zu verneinen. Die technische Wirkung der angegriffenen Verschleißbleche besteht allein darin, dass sie verschleißen.