Strenge Anforderungen an die Einfügung erst in 2. Instanz recherchierten Stands der Technik in das Berufungsverfahren

FrankDaebritz

BGH, Urt 15.07.2021 – X ZR 60/19 (BPatG)

Zwei Grundsätze aus der Entscheidung:

Rn 97: Nach der Rechtsprechung des Senats darf eine Entgegenhaltung, auf die der Kläger erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, gemäß… nur dann berücksichtigt werden, wenn der Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Hierzu muss der Kläger konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung des in zweiter Instanz neu angeführten Stands der Technik geführt hat.

Rn 102: Darzulegen ist, warum eine Recherche auch bei sorgfältiger Prozessführung in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war.

Quelle: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, Heft 5/2023, Seite 225

LG München: strenger Maßstab bei der Erschöpfung im Markenrecht

FrankDaebritz

LG MÜN, 24.11.2022, 33 O 4349/22

Leitsatz:
„Eine Erschöpfung scheidet aus, wenn die vom Verletzer verwendete Bezeichnung derart abgewandelt wird, dass sie nicht mehr der Form des Inverkehrbringens durch den Markeninhaber entspricht. Die Wirkung der Erschöpfung beschränkt sich auf das konkrete Zeichen in der Form, in welcher es von dem Markeninhaber beim Inverkehrbringen verwendet wurde. Selbst geringfügige Änderungen des Zeichens sind daher unzulässig.“

Quelle: CIPReport, 01/2023, Seite 14, Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz Düsseldorf.

BGH zum (Nichtigkeits-)Klagehindernis nach abgeschlossenem rechtskräftigen Einspruch

FrankDaebritz

BGH, 06.12.22, X ZR 47/22 – Aminopyridin

„2. Das Klagehindernis [§81(2)S1 PatG] fällt weg, wenn das Europäische Patentamt entschieden hat, dass das Patent mit einer geänderten Fassung seiner Ansprüche aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann.

3. In dieser Konstellation ist eine Nichtigkeitsklage nur noch insoweit zulässig, als sie darauf gerichtet ist, den Rechtsbestand des Patents in weitergehendem Umfang zu beseitigen, als dies nach der bindenden Entscheidung des Europäischen Patentamts zu erwarten ist. „

Quelle CIPRepost 1/2023, Seite 15, Leitsätze der Entscheidung

BGH zur Erschöpfung bei „convenant not to sue“

FrankDaebritz

BGH 24.01.23 – X ZR 123/20 – OLG Karlsruhe:
Lizenz vs. convenant not to sue:

Bei Erzeugnissen, die durch Dritte in Verkehr gebracht werden, setzt der Eintritt der Erschöpfungswirkung nicht zwingend voraus, dass dem Dritten eine wirksame Lizenz erteilt worden ist. […] (Rn46)
Deshalb haben Beschränkungen, die ein Patentinhaber in einem Lizenzvertrag hinsichtlich der Befugnis zur Benutzung von Erzeugnissen vereinbart, die aufgrund der Lizenz in Verkehr gebracht werden, grundsätzlich keinen Einfluss auf den Eintritt der Erschöpfungswirkung. (Rn47)

[Es] führt ein convenant not to sue in der Regel zur Erschöpfung der Rechte im Hinblick auf Erzeugnisse, die auf dieser Grundlage [Vereinbarung, keine Rechte geltend zu machen] in Verkehr gebracht werden. (Rn43)

Ein Vorbehalt von Rechten gegenüber Dritten stellt dann lediglich einen untauglichen Versuch dar, die Reichweite der Erschöpfung zu beschränkten. (Rn55)

Das heißt:

[Es] hat die Erschöpfung zur Folge, dass der Patentinhaber seine durch das Patent vermittelten Möglichkeiten zur Einwirkung auf das weitere Schicksal des geschützten Gegenstands verliert. Diese Rechtsfolge kann durch Vertrag nicht im Verhältnis zu Dritten ausgeschlossen werden. (Rn52)

Quelle: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 114. Jahrgang, 3, März 2023, Seite 131

EuGH-Update zu „Bundespatentgericht sieht das Design / die Gestaltung einer Unterseite eines Fahrradsattels als nicht designfähig an“

FrankDaebritz

Update (jüngstes):

Zuvor ein plastisches Beispiel des Generalanwalts:

  • „Wenn ein an der Unterseite einer Schuhsohle verwendetes Muster (…) schutzfähig ist, sehe ich nicht, warum ein Muster, das wir im vorliegenden Fall an der Unterseite eines Fahrradsattels verwendet wird, dies nicht sein könnte. Der einzige Grund, der diesen Unterschied rechtfertigen könnte, besteht darin, dass der Sattel vom Fahrrad abmontiert werden kann, während sich die Sohle nicht (so leicht) vom Schuh abtrennen lässt.“

Quelle: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 3, März 2023, Seite 119

Der EuGH beantwortet mit Urteil vom 16.02.23 die beiden u.a. Vorlagefragen des BGH wie folgt: (C-472/21):

  • Für die Schutzvoraussetzung der „Sichtbarkeit“ (eines Bauelements eines komplexen Erzeugnisses) ist auf eine Situation der normalen Verwendung des komplexen Erzeugnisses [Fahrrad] abzustellen.
  • Hierbei ist maßgeblich:
  • Die bestimmungsgemäße Verwendung durch den Endbenutzer, sowie
  • die Sicht eines außenstehenden Beobachters.
  • Es findet auch eine Verwendung Berücksichtigung, die der Endbenutzer neben der Hauptsächlichen vernünftigerweise vornehmen könnte und aus dessen Sicht üblich ist – mit Ausnahme von Instandhaltung, Wartung und Reparatur.

Es dürfte wohl bei der Entscheidung durch den BGH darauf ankommen, ob die Abnahme von Sattel mit Sattelrohr als Art der Diebstahlsicherung durch den Fahrradfahrer vernünftigerweise vorgenommen wird und aus dessen Sicht üblich ist und ob außenstehende Beobachter dabei regelmäßig Sicht auf die Sattelunterseite erlangen. Dabei wird zuvor eine Wertung nötig sein, ob diese Handlung den Ausnahmetatbestand der Instandhaltung oder Wartung oder Reparatur darstellt, was wohl abwegig erscheint. Man darf vermuten, dass der BGH das Sichtbarkeitserfordernis (anders als ursprünglich das BPatG) als gegeben ansieht.

Weiter Einzelnes zum Urteil des EuGH: Art. 3(3) Design-RL verlange nicht, dass ein in ein komplexes Erzeugnis eingefügtes Bauelement zu jedem Zeitpunkt der Verwendung (Des komplexen Erzeugnisses) vollständig sichtbar bleibt (Tz. 45). Art 3(4) Design-RL stelle klar, dass unter „bestimmungsgemäße Verwendung“ ausdrücklich Verwendungen durch den Endbenutzer ausgenommen seien, die unter Instandhaltung, Wartung oder Reparatur des komplexen Erzeugnisses fallen (Tz. 47). Laut EuGH wollte der Unionsgesetzgeber auf die übliche Verwendung durch den Endbenutzer abstellen, um eine Verwendung [bei der Beurteilung der Sichtbarkeit] auf anderen Handelsstufen auszuschließen, um einer Umgehung des Sichtbarkeitserfordernisses vorzubeugen. Der EuGH spricht sich für eine weite Auslegung des Begriffes „bestimmungsgemäße Verwendung“ aus (Tz. 53). Die Verwendung gemäß Hauptfunktion erfordere in der Praxis oftmals verschiedene Handlungen bevor oder nachdem das Erzeugnis diese Hauptfunktion erfüllt hat (wie Aufbewahrung oder Transport) (Tz. 55).

Update:

Der BGH (I ZB 31/20) legt nun der unten aufgeführten BPatG-Entscheidung nachfolgend dem EuGH zwei Fragen zur Richtlinien-Auslegung vor:

  • a) „ob ein Bauelement, das ein Muster verkörpert, bereits dann „sichtbar“ (im Sinne von Art 3(3) der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen) ist, wenn es objektiv möglich ist, das Design in eingebautem zustand des Bauelements erkennen zu können,
  • oder ob es auf die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachter-Perspektive ankommt“

Darauf aufbauend fragt er für den letztgenannten Fall nach:

  • b) „ob es für die Beurteilung dieser bestimmungsgemäßen Verwendung eines komplexen Erzeugnisses (hier: des Fahrrads) auf den vom Hersteller des Bauelements (Sattel) oder des komplexen Erzeugnisses (Fahrrad) intendierten Verwendungszweck
  • oder die übliche Verwendung des komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer ankommt
  • und nach welchen Kriterien zu beurteilen ist, ob die Verwendung (eines komplexen Erzeugnisses) durch den Endbenutzer „bestimmungsgemäß“ ist.“

Quelle: Mitt. Heft 2/2022 „Aktuelle Entwicklungen im Designrecht, Thorsten Beyerlein“

Ursprünglicher Eintrag:

Das Federal Patent Court (BPatG) hat in seinem Beschluss BPatG 30 W (pat) 809/18 vom 27.02.2020 zur Frage der Sichtbarkeit eines Designs in Form der Unterseite eines Fahrradsattels und dessen bestimmungsgemäßer Verwendung geurteilt und das nachfolgend wiedergegebene Design gelöscht.

Dabei ging es um sogenannte Bauelemente komplexer Erzeugnisse, genauer: die Unterseite eines Sattels, der als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses (nämlich des Fahrrads) zu verstehen war.

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BGH zur Erschöpfung vs. Neuherstellung bei Verschleißteilen

FrankDaebritz

Interessantes Urteil bzgl. Teilen, in denen sich die technische Wirkung der Erfindung widerspiegelt –> regelmäßig als Neuherstellung einzustufen = kein bestimmungsgemäßer Gebrauch = keine Erschöpfung, denn die Herstellungsbefugnis wird nicht erschöpft. Anders hier, da die Wirkung der Teile (Verschleißbleche) allein darin besteht, zu verschleißen. Diese Wirkung reicht nicht aus, um eine Neuherstellung zu bejahen (Rn. 54)

BGH, Urteil vom 08.11.2022 – X ZR 10/20 (OLG DÜS)

PatG §10 (1), §9 Satz2 Nr. 1 – Scheibenbremse:

a) Damit sich die technischen Wirkungen einer Erfindung in bestimmten Teilen widerspiegeln (und deren Einbau zu einer die Erschöpfungswirkung verdrängenden Neuherstellung führt), müssen diese in besonderer, auf die Erfindung abgestimmter Weise ausgestaltet sein, um die ihnen zukommende Funktion erfüllen zu können, etwa durch eine besondere Formgebung […].

b) Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn die maßgebliche Wirkung der zu beurteilenden Teile allein darin besteht, dass sie verschleißen.

Interessantes zu Tatsachen und der Würdigung eines Sachverständigenvortrages

FrankDaebritz

„Von einer erneuten mündlichen Anhörung des Sachverständigen kann nicht abgesehen werden, wenn das Berufungsgericht dessen Ausführungen abweichend von der Vorinstanz würdigen will […]. Das gilt grundsätzlich auch bei vom Tatrichter in Anspruch genommener eigener Sachkunde (Amtlicher Leitsatz)“. BGH, Urt. vom 19.10.2022 – XII ZR 97/21 – OLG Schleswig

Quelle: Mitteilungen der deutschen Patentanwältem 114. Jahrgang, Februar 2023, S. 99

Interessantes aus Aufsätzen und Rechtsprechung aus den „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“, 114. Jahrgang, Januar 2023

FrankDaebritz
  • Eine Änderung der Patentansprüche vor dem EPA nach einem Prüfungsbescheid erfordert die Konvergenz oder bedarf der Zustimmung durch das EPA. Eine Neuausrichtung der EP-Anmeldung ist somit nur nach Erhalt des EESR möglich oder müsste über eine Teilanmeldung oder GebrM-Abzweigung realisiert werden
  • “Long-arm jurisdiction“ des UPC / “Extended jurisdiction” of the UPC (keine Trennung mehr von Verletzungs- und Bestandsverfahren): Es kann zum sogenannten „blocking effect“ kommen, wenn nämlich bei erklärtem Opt-Out vor Zurücknahme mittels Opt-In ein Verfahren vor einem nationalen Gericht initiiert wurde. Eine Rücknahme des Opt-Outs ist dann nicht mehr möglich. Dies bleibt auch so, wenn das nationale Verfahren bereits rechtskräftig abgeschlossen worden ist (betroffen sind allerdings nur Verfahren, die erst nach Inkrafttreten des UPCA begonnen wurden oder zu dieser Zeit zumindest noch anhängig sind).
  • ArbEG: Lizenzanalogie: Die Höhe eines Lizenzsatzes, auf den sich vernünftige Parteien geeinigt hätten, ist abhängig von der Stärke des Verbietungsrechts
  • EPA: Der Grundsatz der Merkmalsinterpretation in der breitesten, sinnhaften Art (breitestmöglicher Schutzbereich) erfordert gleichermaßen im Falle negativ formulierter Ausschluss-Merkmale eine Auslegung dieser so eng wie möglich.
  • Mittelbare Patentverletzung EPA: Die „Bestimmung zur patentverletzenden Verwendung“ ist nach dem subjektiven Anwenderwillen zu bestimmen (Angebotsempfänger, subjektives Tatbestandsmerkmal) und nicht nach objektiven Maßstäben. Zusätzlich muss der Dritte/Anbieter Kenntnis von diesem subjektiven Anwenderwillen haben (Vorsatz) oder die Verwendungsbestimmung muss nach den Umständen offensichtlich sein. Die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung setzt daher einen entsprechenden Handlungswillen des Angebotsempfängers oder Belieferten (im Zeitpunkt der Vornahme einer mittelbaren Patentverletzung durch den Anbietenden oder Lieferanten) voraus. Der Tatbestand der mittelbaren PV enthält kein absolutes Verbot der Lieferung von Mitteln (die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen), sondern greift nur dann ein, wenn die Mittel nicht nur …geeignet, sondern durch die Angebotsempfänger und/oder Abnehmer hierzu auch bestimmt sind. Dies ist für jedes einzelne Angebot und für jede einzelne Lieferung festzustellen. Aufgrund der schwierigen Darlegbarkeit des Willens des Angebotsempfängers genügt es, wenn das Bestimmtsein auf Grund der Umstände offensichtlich ist, so dass zur Feststellung der Tatbestandsmerkmale auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden kann. Ob nun der Abnehmer ein privater Abnehmer oder ein gewerblicher Abnehmer ist, spielt bei der Frage der mittelbaren Patentverletzung durch einen Dritten (Anbieter) keine Rolle.